Albert Agustinoy Guilayn – Socio y coordinador del área de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de Cuatrecasas

El entorno digital se ha ido convirtiendo en uno de los principales canales que las marcas utilizan para darse a conocer y crear lo que se ha venido a considerar como una identidad digital. En un contexto en el que los usuarios de las redes han abandonado su tradicional rol pasivo para convertirse en auténticos motores de opinión, la posibilidad de servirse de un elemento tan diferenciador como es una marca constituye un elemento central en la construcción de la estrategia comercial en un entorno tan desafiante como necesario.

En efecto, a día de hoy Internet ya no se entiende como una mera plataforma para ofrecer información estática a través de una página web. Por el contrario, la consolidación de fenómenos como el de las redes sociales o el creciente uso de dispositivos móviles para acceder a la red ha conducido a las empresas a dotarse de una estrategia adecuada de potenciación (y protección) de sus marcas en dicho entorno digital.

Dicha estrategia suele partir de la figura del nombre de dominio. En efecto, la posibilidad de servirse de un elemento intuitivo para atraer a usuarios de las redes precisamente por medio del uso de un identificador basado en una marca suele constituir uno de los principales elementos para la construcción de la denominada identidad digital de la empresa. El nombre de dominio suele convertirse en la punta de lanza para asegurar la presencia y visibilidad de la marca en el entorno digital, requiriendo de su titular decisiones que tendrán mucha importancia en el desarrollo de su presencia en las redes. Se trata asimismo de un elemento cuyo registro suele obtenerse de forma fácil y –muchas veces- casi inmediata.

La primera de dichas decisiones consiste en determinar qué nombre de dominio se convierte en el estandarte de la marca en Internet, debiéndose optar entre el abanico de categorías que se ofrecen actualmente. Para ello, la primera encrucijada la encontramos en optar por un dominio genérico o por uno territorial. El primero de ellos estaría idealmente pensado para soportar una oferta global de servicios, incluyéndose en dicha categoría los muy populares dominios .COM, .NET, .ORG o .INFO. Por el contrario, el uso de un dominio territorial (siempre identificable por basarse en la combinación de dos letras, correspondiente al código de territorios establecidos por la Organización Internacional de Estándares en su ISO 3166) suele vincularse a una oferta dirigida a un país en concreto. Dentro de esta segunda categoría encontramos otros ejemplos evidentes como los dominios .ES (correspondientes a España) o .EU (correspondientes a la Unión Europea), aparte de otros múltiples ejemplos como .UK (Reino Unido), .DE (Alemania), .FR (Francia), .BR (Brasil), .AR (Argentina), .MX (México), etc.

La estrategia de elección y registro de dominios suele combinar el uso tanto de un dominio genérico (estadísticamente hablando, el dominio .COM continúa siendo el preferido por cualquier organización, contando con casi 140 millones de registros) con los dominios territoriales correspondientes a aquellos mercados nacionales que sean de mayor interés para el titular de la marca.

A principios de esta década elegir un dominio, e incluso definir una estrategia expansiva de protección de nombres de dominios (registrando varios dominios para asegurarse de su control), era una labor razonablemente sencilla. Apenas existían más de diez categorías de dominios genéricos que cualquier organización pudiera organizar, además de poderse restringir el registro de dominios territoriales a aquellos países que fueran estratégicos para la presencia de la marca.

Esta sencillez, actualmente no obstante ya no es tal. En 2012 ICANN (la entidad encargada de la gestión del sistema de nombres de dominio) puso en marcha un proceso de solicitud de nuevas categorías de dominios genéricos que recogió casi 2.000 solicitudes que han ido cristalizado en cientos de nuevas categorías (.TOP, .XYZ, .CLUB, .ONLINE, .SHOP, etc.).

Este proceso ha tenido un reverso tremendamente útil para titulares de marcas. En efecto, aquellas empresas que quisieron pudieron crear su propia categoría de dominio basada en su propia marca, sin que nos extrañe a día de hoy que existan dominios como .ZARA, .TELEFONICA, .LACAIXA o .BBVA.

Ello no obstante, se podría pensar que, más allá de las oportunidades indicadas, el lanzamiento de cientos de nuevas categorías de dominios debería haber generado numerosos problemas para los titulares de marcas. En la práctica, no obstante, el índice de conflictividad con marcas de estas nuevas categorías ha sido bajo. Una primera razón para ello la podríamos encontrar en la paradoja de que, a pesar de haberse disparado la oferta de categorías de dominios, los titulares de marcas siguen confiando en los dominios clásicos. En efecto, actualmente existen alrededor de 26 millones y medio de registros de los nuevos nombres de dominio genéricos, mientras que –como se ha indicado- sólo en la categoría .COM existen casi 140 millones.  

Otra razón para explicar esta baja conflictividad lo encontramos igualmente en la existencia de medidas defensivas y de impugnación de registros infractores altamente eficientes (e incluso disuasorias de eventuales infracciones). Así, los titulares de marcas pueden registrarlas en el denominado Trademark Clearinghouse, una base de datos única que permite a los titulares de marcas inscritas en la misma conocer el registro de nuevos dominios basados en sus denominaciones protegidas y, por tanto, decidir las correspondientes medidas reactivas. Asimismo, muchas de las nuevas categorías incluyen la posibilidad de realizar registros defensivos a través de los cuales, y por un precio inferior al coste de registro y operatividad plena de un dominio, se produce el bloqueo del mismo.

A pesar de todo lo anterior, no hay que descartar el eventual registro y/o uso de mala fe de un nombre de dominio que corresponda o se base en una marca. Para ello la propia ICANN cuenta desde hace años con herramientas que han probado su utilidad para reaccionar de forma rápida ante este tipo de situaciones.

De este modo, por un lado, contamos con la popular UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) de ICANN, una política extrajudicial de resolución de disputas que permite a los titulares de marcas reclamar de forma sencilla y poco costosa la titularidad de un registro idéntico o confusamente similar con la marca en cuestión que haya sido registrado y utilizado de mala fe por un tercero sin derechos o intereses legítimos sobre el mismo. La UDRP se encuentra en vigor desde 1999 y se ha convertido en uno de los principales instrumentos utilizados por los titulares de marcas, contando con decenas de miles casos resueltos desde entonces.

Dicha política se ve complementada con otros instrumentos de resolución de disputas igualmente útiles. Cabe citar, por ejemplo, la política de ICANN conocida como URS (Uniform Rapid Suspension), la cual –basándose en criterios materiales muy parecidos a la UDRP- permite en pocos días desactivar sitios web en los que se infrinjan los derechos del titular de la marca.

En definitiva cabe concluir que, a pesar de lo que pudiera parecer, los nombres de dominio siguen siendo un elemento que los titulares de marca deben considerar a los efectos de articular su presencia en el entorno digital, contando con numerosas herramientas para minimizar el riesgo de conflictos o, en su caso, de poderlos tratar de forma eficiente.

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