Borja Sainz de Aja

Borja Sainz de Aja – Socio de Uría Menéndez

Álvaro Seijo

Álvaro Seijo – Asociado de Uría Menéndez

 

 

 

 

 

 

 

 

El supuesto más típico de concurrencia de derechos de una pluralidad de sujetos sobre una marca es, sin duda, el contrato de licencia, que da lugar a la coexistencia de derechos de titular (reales) y licenciatario (contractuales). La flexibilidad y la versatilidad de esta figura contractual la hacen acreedora del favor de la mayoría de los operadores jurídicos, que recurren a ella, una y otra vez, para coordinar la superposición de intereses sobre un mismo título de propiedad industrial.

Con ser el más frecuente, la licencia no es, sin embargo, el único instrumento a disposición de los particulares para regular relaciones similares. En efecto, en nuestro entorno, tanto el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001, de 14 de junio, sobre marca de la Unión Europea (“RMUE”), como el artículo 46 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (la “Ley de Marcas”), contemplan la creación de derechos reales sobre una marca y, entre ellos, la copropiedad y el usufructo, a los que ahora nos referiremos.

La menor frecuencia en el tráfico de derechos reales sobre derechos de propiedad industrial —y, en particular, sobre las marcas— ha ocasionado que su tratamiento jurisprudencial y académico resulte marginal y fragmentario. Es cierto que estas figuras no ofrecen tanta libertad de configuración como la licencia, que su régimen jurídico —en buena medida decimonónico— no está pensado para incidir sobre bienes inmateriales[1] y, en fin, que el ordenamiento considera, en cierto sentido, patológicas las situaciones de cotitularidad real (hasta el punto de limitar imperativamente su duración[2]). No obstante, y por más que los licenciatarios puedan adquirir también ciertos derechos erga omnes, los derechos reales ofrecen también alguna ventaja sobre la posición del licenciatario (esencialmente conectada con la mayor robustez de la situación del titular real), que justifica su posible utilidad en ciertos casos y, con ella, este breve memento.

La comunidad o copropiedad marcaria es la situación en que el dominio sobre la marca pertenece proindiviso a dos o más personas[3]. Una primera diferencia con respecto a la licencia es que en la copropiedad marcaria los derechos de los sujetos tienen una misma naturaleza real, lo que otorga una facultad directa e independiente sobre la marca a cada uno de los propietarios, que, a su vez, disponen de acciones reales y no meramente personales.

Es también diferente su régimen jurídico, mucho más prolijo que el de la licencia[4], aunque abierto ampliamente a la autonomía de la voluntad[5], expresada habitualmente en forma de “reglamento de uso”. Con todo, dada la particular naturaleza y función del activo sobre el que recae, la copropiedad de una marca es objeto de particularidades normativas respecto del Derecho común. Así, y en defecto de pacto, para que un cotitular pueda utilizar la marca de forma independiente necesitará el acuerdo mayoritario de los partícipes. Se pretende evitar así una utilización descoordinada que pudiese confundir a los destinatarios de los productos o servicios acerca de su origen empresarial o de su calidad. Este principio mayoritario se atempera con la sanción que se impone al partícipe que se oponga injustificadamente al uso de la marca por un comunero cuando su caducidad esté en juego: la pérdida de su cuota[6]. De ahí se desprende que el legislador preconiza el uso efectivo de la marca. Para los actos de administración de la marca (fundamentalmente, otorgamiento de licencias a terceros) rige también el principio mayoritario (por cuotas), y para los de disposición o gravamen, el de unanimidad (en este extremo, no hay diferencia con la copropiedad del Código Civil). Además, la Ley de Marcas otorga a cada comunero un derecho de tanteo y subsidiario de retracto respecto de las transmisiones de las cuotas efectuadas por los demás comuneros. Finalmente, la Ley de Marcas concede legitimación activa a cada comunero por sí solo para ejercitar las acciones civiles y penales en defensa de la marca, si bien deberá notificarse al resto de los comuneros a fin de que puedan adherirse y contribuir al pago de los gastos.

En suma, la copropiedad resulta inadecuada para el supuesto prototípico de uso de la marca por un tercero, pero otorga al copropietario un derecho propio e independiente del que carece el licenciatario (pues, en principio, todo copropietario debe ser informado de las decisiones relevantes sobre la marca y debe poder decir algo al respecto). Ello le da un valor, como mecanismo de garantía y control, del que carece la licencia. Piénsese, por ejemplo, en la copropiedad como mecanismo de aseguramiento de una adquisición de la marca sujeta a término o condición, esto es, cuando se haya pactado una transmisión diferida o condicionada de la marca o simplemente en situaciones transicionales, tan propias de las modernas operaciones corporativas. Piénsese en marcas de calidad, a la que varios empresarios pretendan apelar. Piénsese también en negocios colaborativos entre empresarios independientes que deseen operar una misma marca para productos y servicios que producen de manera independiente y que deseen tener un régimen cierto y seguro para efectuar sus inversiones.

Más infrecuente quizá que la copropiedad es el derecho de usufructo, esto es, aquel derecho real que permite usar de los bienes ajenos y hacer propios sus frutos[7]. El usufructo se rige, en primer lugar, por la autonomía de la voluntad y, en segundo lugar, por lo dispuesto en el Código Civil, sin perjuicio de sus disposiciones imperativas (por ejemplo, el artículo 515 del Código Civil, que fija en treinta años la duración máxima del usufructo constituido a favor de personas jurídicas). En cierto sentido, el usufructo supone una situación inversa a la de la licencia; normalmente, el usufructuario reemplazará al nudo propietario en el tráfico jurídico relativo a la marca. Será, pues, el usufructuario quien explote la marca y decida sobre sus aspectos más relevantes, bien directamente, bien indirectamente licenciando la marca (o incluso enajenando su derecho de usufructo) a favor de terceros y percibiendo, como frutos civiles, la contraprestación por ello.

El usufructuario está obligado a respetar la forma y sustancia del bien (artículo 467 del Código Civil), pero en ello no ha de verse una restricción de idéntica intensidad a la que normalmente está sometido el licenciatario. En efecto, el salva rerum substantia, en términos marcarios, se traduce únicamente en la obligación de preservar el vigor legal de la marca y, a tal fin, el usufructuario deberá (a su propio coste) utilizarla de manera efectiva y respetuosa con la forma en que fue registrada, abonar las tasas de renovación y ejercitar las acciones administrativas y judiciales en defensa de las marcas que resulten procedentes, so pena de perder sus derechos. De hecho, el usufructuario, frente al licenciatario, mantiene su derecho real (aunque sea sobre el beneficio de la marca más que sobre su uso), a pesar de que la utilice inadecuadamente[8].

Se trata, en suma, de un negocio jurídico más complejo y oneroso que la licencia (por ejemplo, está condicionado, salvo dispensa, a la obligación del usufructuario de prestar fianza), que está pensado para asegurar la subsistencia del usufructuario, y no tanto para garantizar la explotación del activo intangible. Así, el usufructo más habitual será el del cónyuge supérstite del comerciante individual titular de la marca. Pero también cabe pensar en el usufructo como una alternativa a la licencia exclusiva (o al “máster licenciatario”) cuando el titular de la marca quiera ceder a un tercero su uso y gestión, incluidos su mantenimiento y el otorgamiento de licencias, sin perder, no obstante, su titularidad. Por otro lado, y como ya hemos expresado que la posición del usufructuario es más resistente que la del licenciatario (v. gr., mantiene su derecho —aunque transformado— pese a una utilización indebida), ofrece también un mayor atractivo en aquellas situaciones en las que el usuario marcario quiera prevenirse frente a un potencial control abusivo por el licenciante. Finalmente, el usufructo puede ser una opción para el cotitular de una marca que quiera ceder el uso de su cuota sin perder la titularidad (nada dice el artículo 46 de la Ley de Marcas al respecto, pero parte de la doctrina defiende que la concesión de un usufructo sobre la cuota se someta a las mismas reglas que la concesión de licencias[9]). Y todo ello por no hablar de las potencialmente diversas implicaciones contables de derechos reales y licencia, que exceden de la extensión que se nos ha asignado.

En conclusión, si bien la licencia es (y seguirá siendo) el instrumento básico a través del cual “compartir la marca”, los operadores jurídicos debemos tener presentes estas otras figuras que, en ciertos casos, pueden ofrecer una alternativa interesante.

[1] Menos aún están pensados estos derechos para el uso compartido de las marcas más prototípico (aquel en que un tercero adquiere la facultad de utilizar una marca en su actividad económica durante un tiempo, a cambio de una remuneración económica y de otras obligaciones destinadas, por lo general, a asegurar el uso adecuado y limitado del signo marcario).
[2] Vid. los artículos 400 II (que considera nulo el pacto de indivisión que vaya más allá de los diez años) y 515 (que limita a 30 años el usufructo por persona jurídica) del Código Civil.
[3] Artículo 46.1 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 392 del Código Civil.
[4] El Derecho nacional español es aplicable tanto a las marcas españolas (vid. artículo 46.1 de la Ley de Marcas) como a las marcas de la Unión cuyo titular que figure inscrito en primer lugar tenga su sede o domicilio en España (de acuerdo con el artículo 19 del RMUE).
[5] Conforme al artículo 46.1 de la Ley de Marcas, la copropiedad se regirá por lo pactado entre las partes; en su defecto, por lo dispuesto en el propio artículo 46.1 de la Ley de Marcas, y, en último término, por las normas del Derecho común contenidas en el Código Civil.
[6] Artículo 46.1 in fine de la Ley de Marcas.
[7] Artículo 467 del Código Civil.
[8] Artículo 520 del Código Civil.
[9] cfr. MARÍN ARESTI, P., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. et al.: Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª edición, Aranzadi, 2008.

 

 

Más contenido

España busca reforzar su marca para impulsar a sus empresas
0

Cobertura del 19 de julio en el diario Expansión del encuentro celebrado en la Sala del Consejo de Unidad Editorial el pasado 28 de junio, organizado por el Foro de Marcas en colaboración con ICEX. Participaron en el encuentro directivos de GMV, Istobal, Matarromera, Garrigues, Meliá Hotels International, ICEX y del propio Foro de Marcas.
Leer más »